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微软提撤三+复审,嘉权护航科研机构商标——案件要点与启发


▍导读 ▍

       2022年12月,微软公司以网络搜索未发现商标使用痕迹为由,对某日本一般社团法人所持有的商标提出撤三。嘉权接受商标权人的委案后,在商标权人业务面小、无电商记录、无中文广告的困境下,如何引导其收集证据、构建证据链?撤三与防撤三是企业商标管理的重难点,通过这个案例,又能给企业的商标组合管理带来什么启示?

 

▍案件要点 ▍

2022年12月,微软公司根据《中华人民共和国商标法》第四十九条和《商标法实施条例》第六十六条规定,以“该注册商标没有正当理由连续三年不使用”为由对商标权人持有的第42类商标提出撤三申请。该商标是商标权人在中国持有的唯一注册商标,商标要素包含商标权人机构名称,是其机构的标识,所核定使用的服务是其主营业务。一旦被撤三成功导致商标权失效,将对该机构在中国的发展产生重大打击。

经初步分析,嘉权认为此次答辩面临的难点如下。

该商标权人并非普通的公司法人,其身份相当于我国的科研机构,盈利性质不强,加之旗下软件产品主要面向专业领域市场,极为小众。商标权人既未曾在搜索引擎购买关键词或投放广告的记录,亦未曾进驻中国综合性网购平台,因此难以提供符合使用证据要求的常规宣传销售证据。

面对困局,嘉权资深涉外商标代理人(介绍资料见文末)迎难而上,使用日语与商标权人反复沟通,引导其找回与中国客户交易的邮件往来记录、汇款记录、运单记录等资料。通过仔细分析解读商标权人的基本情况和其交易流程,细读商标权人提供的全部含有该商标的协议、发票、服务通知,以及后台数据等证明资料,代理人制作出一份数百页的证据集,以“官网宣传→接受询价→收款→软件交付”为逻辑主线,串联成一条较强的证据链。

原以为上述证据链足以打消微软采取进一步行动的念头,但微软请求证据交换,并于复审中对该证据链提出了进一步的质疑。除了坚持“网络搜索未发现商标使用”的主张,又新提两点理由:
1.质疑证据真实性,主张证据属于自制、伪造。
2.即使目前证据链可以证明商标权人与其中国客户发生了交易,也只能证明系争商标在软件商品上的使用,而不能证明其在第42类提供软件相关服务上的使用。

因商标权人在第一阶段已基本穷竭提供了使用证据,让其进一步提供用于巩固证据链的其他证据并非易事。为此,嘉权代理人基于已提交的证据据理力争,对微软提出的质疑系统性地进行反驳。


嘉权代理人察觉,商标权人的服务对象大多为高校研究人员。研究人员使用该服务,即存在产出成果的可能性,成果可表现为在学术期刊或国际会议上进行发表。

基于上述判断,嘉权代理人检索了相关领域学术记录,找到提及商标权人软件与服务的SCI期刊及学术会议论文、软件更新服务记录、软件使用指导邮件这三条重要证据,辅以无法篡改、逻辑相扣的邮件沟通记录(以上均带标)等,将证据链拓展为“官网宣传→接受询价→收款→软件交付→后续持续提供软件维护升级服务”。既通过学术记录为证据真实性背书,又强调商标所标示的是其所提供的“服务”,可单独证明系争商标在指定服务上的使用。

最终,商标局认定维持该商标在指定服务上的注册,微软公司亦未再进一步提起行政诉讼,商标权人成功维持其在中国唯一的注册商标的有效性。

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▍案件启示 ▍

● OEM、开源组织、小众赛道企业等主体应格外注重商标使用的证据留存,从询价到技术交付再到成单,过程中的所有文件应尽量收集归档。服务类商标应保留服务过程证明文件。

● 大企业应建立完善的商标组合管理体系以规避风险,大小企业均可考虑委托专业商标代理机构提供防撤三服务,防范于未然。嘉权提供商标全周期流程专业服务,包括撤三答辩、防撤三、无效答辩等重要环节,引导客户如何系统收集有效使用证据,及时发现撤三风险并加强使用使之符合商标法的使用规范要求。

● 只要证据充分、证据链真实完整,无论对手是谁,都能够切实维护自身权益。

▍案件代理人 ▍

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陆嘉妍
日本部 商标代理人


2017年进入威尼斯app官网,主要负责驳回复审、异议、无效宣告等国内外商标非诉案件业务。在企业商标保护方面累积了丰富的经验,能够为客户提供完善合理的商标知识产权管理与分析解决方案。

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